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商标侵权诉讼
作者:华旭正信知识产权    发布于:2015-04-16 10:28:41    文字:【】【】【

一、商标侵权诉讼

1、侵犯商标权的行为

实践中,侵犯商标权的行为有以下十四种:

《商标法》第五十二条:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;

(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

(四)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

(五)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《商标法》第十三条:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

《商标法》第十五条:未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

《商标法实施条例》第五十条:有下列行为之一的,属于商标法第五十二条第(五)项所称侵犯注册商标专用权的行为:

(一)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的;

(二)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

《最高法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]32号)第一条:下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:

(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;

(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;

(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。

2、商标专用权的保护范围

《商标法》第五十一条:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

3、商标侵权判定

《最高法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]32号)

第九条 商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

第十条 人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:

(一)以相关公众的一般注意力为标准;

(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;

(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十一条 商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。  商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。

 

4、商标侵权抗辩

·       主体抗辩

·       权利瑕疵抗辩

·       撤三抗辩

·       商标争议抗辩

·       非被告生产抗辩

·       商标不相同不相似抗辩

·       商品不相同不类似抗辩

·       正当使用抗辩

·       未持续侵权抗辩

·       未获利抗辩

·       原告未销售抗辩

《商标法实施条例》第四十九条:注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

二、商标合同诉讼

1 商标权属诉讼

商标权属诉讼主要发生在商标转让、商标共有和商标继承三方面。因商标继承依照商标法也应当办理商标权转让申请,属于广义的商标转让。实践中商标转让产生的权属纠纷主要有以下三种情况:

1 基于商标转让合同无效或者撤销而产生的权属纠纷

2 公司外部人(包括代理人)未经同意擅自转让而产生的权属纠纷

3 公司内部人(包括法定代表人、董事、股东)擅自转让产生的纠纷

2 商标转让合同诉讼

普通的商标转让合同受合同法调整,惟转让行为生效需要依商标法第39条经登记并公告后生效。

实践中,律师处理商标转让合同纠纷时应当及早对讼争商标申请保全,以免发生在诉讼过程中商标被转让、注销、许可他人使用、质押等情况发生。

另外,针对商标转让合同无效提起的民事诉讼还可以选择以国家工商行政管理总局商标局为被告提起行政诉讼,请求人民法院判令被告撤销核准转让的行政行为。

3 商标使用许可合同诉讼

商标使用许可合同也受合同法调整,虽然商标法第40条规定商标使用许可合同应当报商标局备案,但未经备案并不影响许可合同的效力。

《最高法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]32号)第19

关于签订商标使用许可合同后,商标权人又转让注册商标的,适用“买卖不破租赁”原理,被许可人在许可合同约定期间,可以继续使用该商标。

 

4 商标质押合同诉讼

《担保法》第七十九条:以依法可以转让的商标专用权,专利权、著作权中的财产权出质的,出质人与质权人应当订立书面合同,并向其管理部门办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。

如果商标质押合同未办理出质登记,商标权人对质押合同不生效承担缔约过失责任。

《担保法》第八十条:本法第七十九条规定的权利出质后,出质人不得转让或者许可他人使用,但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。

出质人未经同意擅自转让或者许可他人使用已设定质押的商标权利的,应当认定转让或者许可行为无效。因此给质权人造成损失的,应承担民事责任。此时,质权人可以选择违约或者侵权(侵害质权人的担保物权)为由提起诉讼。

商标行政诉讼

1 商标确权诉讼(以商标评审委员会为被告)

《商标法》第三十二条:对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会做出决定,并书面通知申请人。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

《商标法》第三十三条:对初步审定、予以公告的商标提出异议的,商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由,经调查核实后,做出裁定。当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会做出裁定,并书面通知异议人和被异议人。当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标复审程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

《商标法》第四十三条:商标评审委员会做出维持或者撤销注册商标的裁定后,应当书面通知有关当事人。当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

2 确权机关的具体行政行为引起的诉讼(以国家商标局为被告)

由于国家工商行政管理总局商标局并未像国家知识产权局那样制定有《行政复议规程》,因此对其哪些行政行为可诉与否并未有明确界定。因此只能按照《行政诉讼法》第2条规定,行政相对人认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益,则可提起诉讼。

实践中,商标确权机关的具体行政行为引发的行政诉讼主要有两类:

1)商标局在办理商标转让、变更、许可备案、质押登记等过程中做出的具体行政行为,侵犯相对人合法权益的。

2)商标局在商标管理过程中,对下级行政机关所作的批复、指示、回复等行政行为,侵犯具体相对人的合法权益的。

“金华火腿”案:对浙江省工商局请示的“金华特色火腿”,批复认为属于正当使用,从而被“金华火腿”商标权人提起行政诉讼。

3 由地方商标管理机关执法决定引起的诉讼

主要是由地方各级工商行政管理机关针对商标执法活动中做出的行政处罚等引发的行政诉讼。

 

 

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