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马德里注册与逐一国家注册之比较
作者:华旭正信知识产权    发布于:2015-06-10 13:11:58    文字:【】【】【

在商标的国际注册方面,最常见的方式是马德里国际注册和逐一国家注册。在选择注册方式之前,我们先对这两种方式进行一些介绍和比较。

一、《商标国际注册马德里协定》及《商标国际注册马德里协定有关议定书》

《商标国际注册马德里协定》1892414日签订于西班牙首都马德里,于1892年生效,至今已有一百多年的历史,《协定》要求使用的语言为法语。

1989627日,在西班牙马德里签订了《商标国际注册马德里协定有关议定书》,申请人指定的国家包含至少一个纯议定书成员国时可以选择使用英语或法语。

目前,已经有80个国家和国家组织加入了马德里商标国际注册体系。

马德里注册的主要优势在于:

1.手续相对简单(没有代理人的情况下)。

如果通过马德里国际注册方式,商标申请人可以仅通过向主管局提交一份申请而在多个被指定国同时获得商标保护,申请手续比较简便,相比之下逐一国家注册的手续要烦琐一些(逐一国家注册一般都是委托一些具有涉外经验的事务所,因此对申请人来讲也并不复杂)。

2.费用相对较低(顺利注册的情况下)

商标马德里国际注册的费用包括三部分:一是基础注册费;二是指定国家的费用;三是本国商标主管机关的费用;另外,委托代理人办理的,还需要支付一定代理费。国际注册申请人可以在一份申请中指定一个成员国还是指定全部成员国,商标国际注册申请人均需要缴纳一份基础注册费,因此,指定的国家越多越合算。

3.需时相对较短(相对部分国家)。

申请人从向商标局提交商标国际注册申请书之日起,一般6个月左右即可取得世界知识产权组织(WIPO)国际局颁发的商标国际注册证明,其上载明商标的国际注册号和国际注册日。当然,该商标国际注册证明只是表明国际局收到了国际注册申请。从国际注册日起,如果被指定国在规定的期限内(依照协定书为12个月,依照议定书为18个月)没有向国际局发出驳回通知,该商标将在该指定国自动获得保护(如果逐一国家申请注册商标,取得商标专用权所需的时间不等,如法国、缅甸、丹麦、英国为半年,以色列及中国香港为一年,印度为四年左右)。

通过马德里申请国际商标有其优势,顺利申请的情况下能够节省时间和费用,较适于批量的国家申请。此种申请比较适合产品主要投放欧洲的企业以及中小型企业保护自有品牌之用。

但是,马德里注册体系也有严重的缺陷。

1. 不利于扩大保护。

通过马德里体系申请商标必须保持商标、指定商品与原属国商标完全一致,商品的选择有很大的局限性,不利于品牌保护,对企业在海外的多元化发展也非常不利;

2. 证书没有效力。

通过马德里体系申请商标虽然很快就能公告并取得官方证书,但是这种公告和证书相当于国内的受理通知书,仅仅能够证明商标已经通过马德里体系申请过,是否受到各国保护则需要各国的另外证明。通过马德里申请商标注册,申请人不能得到各指定国家颁发的商标注册证,如果需要得到注册证明,则必须向该指定国家的主管机关提出申请,而此项业务也不可避免的需要由当国代理组织办理(企业往往因为缺乏有效证明而导致不能及时处理海外的侵权行为)。

3. 权力不稳定。

马德里申请5年内,其在原属国的商标注册基础如被撤销、或宣布无效,或其基础申请被驳回,则整个马德里申请失效。特别是通过马德里议定书申请国际注册,有更大的潜在风险。

4. 后期跟踪困难。

如果商标被指定国家驳回或者要求补正或者被异议,国际局则只会进行通知,具体事务还要委托当国事务所进行办理,且答复官方驳回、补正以及异议答辩都有时间限制,一旦遭遇上述情况则不仅仅是费用的问题,更有可能因一时找不到合适的当国事务所回复官方意见而导致申请无效。另外,国际注册进入续展期时,国际局没有提醒义务,申请人如没有及时进行续展则会导致整个马德里注册失效。

5. 优先权问题。

根据《巴黎公约》,任何一个巴黎公约成员国的企业在原属国申请商标后6个月内又在其他国家申请商标注册可以享有优先权,而在中国商标局仅仅是下发《受理通知书》就需要6个月左右的时间,因此很多大企业因担心商标遭到抢注而不愿选择马德里注册。

6. 不能进行有效查询。

通过马德里体系申请商标,仅仅能够查到马德里体系中已经申请过的商标,而不能进行各指定国的查询,查询结果不能达到有效全面,因此申请人对后期可能面临的风险全然不知,申请人因为这种原因被诉侵权的事件也时有发生。

7. 注册范围有限。

马德里体系虽然有80个成员国,但是主要都集中在欧洲地区,而像包括加拿大在内的大多数美洲国家、东盟(只有新加坡加入马德里体系)等则不在此列。

二、逐一单独国家注册。

世界上现有主权国家、有独立法律体系的地区以及国家组织共200个左右,只要该国家或地区有商标相关规定就可以采取逐一注册的方式进行商标保护。

1. 申请灵活。

在全球绝大多数国家进行逐一注册都不需要原属国的注册基础,企业想要申请什么样的商标、想要指定何种商品或服务项目比较自由。因此,企业才能够做到商标先于商品加入海外市场。并能够对品牌进行扩大保护。

2. 风险相对较小。

通过逐一国家进行商标注册,一般会在该国进行事先查询,申请人可以清楚的知道自身商标是否在该国遭到抢注,商标会有何种申请结果,在该国使用该商标是否会涉及侵权。

3. 维权方便。

逐一国家注册一般都是通过当国知识产权事务所或者律师事务所进行,注册成功后不仅能够得到该国官方合核发的注册证,遇到侵权问题能够及时出具专用权证明,避免损失扩大。另外,该事务所也会对此商标进行一定关注,有侵权或他人恶意注册等问题出现时能够及时发现及时处理。

4. 权力相对稳定。

商标在哪国申请便受到哪国商标相关法律管辖,除权力人严重违反该国商标法律外,商标专用权会在有效期内保持稳定。另外,注册商标快要超过有效期时,代理事务所一般会提醒续展,这是通过马德里注册所不能实现的。

5. 注册范围广泛。

全球两百个左右的国家和地区都可以进行逐一注册,在此不多赘述。相比通过马德里体系申请商标注册,逐一国家注册则更为灵活、安全,同时能够进行更有效的后期关注,比较适合大型企业或者对外维权要求比较高的企业或者没有原属国注册、申请却急需在海外使用商标的企业。

相应的,逐一国家注册也有一定优势,主要表现在:

1. 费用较高。

在批量注册的情况下,通过马德里体系注册其费用要比通过逐一国家注册低一半以上(当然,接受的服务是不一样的)。少数国家进行注册,其公证、认证费用确实偏高,如阿联酋公证、认证程序需要8500元人民币,但是大多数需要公证、认证的国家费用都不超过1000元人民币。

2. 有些国家比较费时。

通过马德里体系进行注册一般至多不超过18个月,通过逐一国家注册则要费时的多,如印度注册需要4年左右,巴西注册需要3年,菲律宾注册大致也需要3年的时间;不过,在有些国家申请注册在一年内就可以取得注册证,如瑞士、新加坡、德国、法国等。

三、结语。

综上,马德里注册与逐一国家注册这两种方式各有其优缺点,申请人应当对自身情况以及各种风险进行综合考虑后进行选择。

 

参考书目

在本书编写过程中,主要参阅了以下书目,在此表示感谢!

1.TRADEMARKS  THROUGHT  THE  WORLD Edited by Nanay H.Morowitz

2.埃及知识产权办公室网站 Http://www.egypo.gov.eg

3.澳门知识产权署官方网站http://www.asiaci.com

4. 比荷卢知识产权处网站 Http://www.boip.int/

5. 法国国家工业产权局网站 Http://inpi.fr.boip.int

6.加拿大官方网站http://www.cipo.ic.gc.ca

7.南非公司与知识产权注册办公室网站 http://www.cipro.goc.za

8.瑞士联邦知识产权局网站 http://www.ige.ch

9.香港知识产权署官方网站 www.ipd.gov.hk

10.新西兰官方网站 http://www.iponz.govt.nz/cms

11.英国知识产权局 http://www.ipo.gov.uk/

12.美国专利商标局 http://www.uspto.gov/

14.欧洲内部市场协调局网站 http://oami.europa.eu

15.《各国商标法律与实务》陆普舜,张保国著,工商出版社20063

 

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